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编者按：
深圳市不见不散电子有限公司诉深圳市ML电子有限公司商标无效行政诉讼纠纷一案，不见不散公司一审败诉，二审转由大成律师团队代理。经过孙大勇律师团队的专业代理，二审法院最终撤销一审判决，不见不散公司二审转败为胜。因本案的专业性和典型性，该案荣获深圳市2019年度十大知识产权典型案例奖。
以下文章由作者于2020年5月发表于法治湖北建设核心期刊《楚天法治》（国际标准刊号：ISSN 2095-686X）。二审败诉的ML公司为挽回败局，曾试图启动司法审判监督程序，经孙大勇律师团队向中国最高人民法院重审本文所述观点与主张后，2020年8月，中国最高人民法院发出行政诉讼裁定驳回ML公司针对本案提出的再审申请，不见不散公司最终胜诉。
摘要：
商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注，保护他人在先商标，尽可能消除商业标志混淆的可能性。在没有任何特定历史原因或市场因素而形成在后商标与引证商标共存的格局的情况下，维护我国商标的先申请制度仍应是我国商标注册保护制度的核心要义。因此，在后商标的注册即使没有恶意，但若其没有尽到合理避让义务而申请在后商标，该行为本身即缺乏正当性，而具有可责性。
关键词：引证商标；市场区分；恶意；合理避让；先申请制度
案情简介
深圳市不见不散电子有限公司（简称：不见不散公司；在商标无效审查阶段，不见不散公司为无效宣告请求人）拥有“MiFi”“MIFA”和“miFa” 三个商标，核定使用在第9类的“扬声器音箱”等商品上，该三商标目前为有效商标。诉争商标为深圳市ML电子有限公司（简称：ML公司）注册的“miFo”商标，核定使用在第9类的“头戴式耳机”等商品上。在诉争商标申请日之后，ML公司耗费巨资在“耳塞式耳机”上对诉争商标进行了大规模的使用，进而使得该商标具有很高的知名度。相比而言，在诉争商标申请日之前，各引证商标在音箱商品上通过线下宣传与品牌展示、代理与销售等方式，也进行了大规模的使用，亦具有很高的知名度。
另“扬声器音箱”与“头戴式耳机”均属于《类似商品与服务区分表》中相同的类似群即0908类似群。
在涉案商标的无效审查阶段，国家知识产权局（机构整合前为商标评审委员会）认为诉争商标与引证商标构成近似商标，遂将诉争商标宣告无效。ML公司不服国家知识产权局作出的商标无效审查决定并提起行政诉讼。北京知识产权法院认为，诉争商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。但ML电子公司提交的大量经公证的关于诉争商标在头戴式耳机（经二审查明实际上为耳塞式耳机）商品上的宣传及使用信息的证据，上述信息显示诉争商标在头戴式耳机上进行了大量的使用并具有较高的市场知名度和较为良好的市场评价，结合在案证据并未显示不见不散公司在头戴式耳机商品进行过相关使用，诉争商标在头戴式耳机商品上的注册足以使相关公众将诉争商标与诸引证商标相区分。因此，综合考量全案证据，诉争商标在头戴式耳机商品上的注册经过长期使用、已经建立了较高市场声誉和形成相关公众群体，足以使相关公众将诉争商标与诸引证商标相区分。商标评审委员会对此认定有误，遂将商评委作出的商标无效审查决定撤销。
问题的提出
在没有任何特定历史原因或市场因素的情况下[1]，当在后商标与在先商标相近似、二者核定或拟使用的商品（服务）相同或者类似的情况下，能否承认诉争商标在其申请日后因宣传、销售、重金打造等方式所形成的所谓秩序或知名度，从而使得讼争商标因使用而获得的市场区分当然成为在后申请商标的“免死金牌”？
法律评论
《类似商品与服务区分表》已经将扬声器音箱和头戴式耳机划分在相同的类似群中，在产品类似、标识近似的情况下，不见不散公司当然有权禁止ML公司将“mifo”商标使用在“头戴式耳机”上，因为这种行为侵犯了不见不散公司拥有的引证商标的商标权。本案的特殊之处在于，ML公司的“mifo”商标已经被商标局授权且因使用宣传、使用具有了一定的知名度，进一步的，假定还形成了一定的市场区分。在此种情形下，是否应当承认所谓的市场格局即不见不散将引证商标应用在“扬声器音箱”上，而ML公司将“mifo”商标应用在“头戴式耳机”上，二者互不干涉？假若是这样，那就是变相的压缩了不见不散公司引证商标的保护范围，且理由仅仅是因为一个未被及时制止的商标侵权行为因所涉商标事后做大做强而合法化了。笔者认为，这对在先商标权人提出了过高的维权注意义务要求，对引证商标权人不公。
为讨论问题需要，作极端化假设：假定ML公司将“mifo”商标确系应用在“头戴式耳机”上且确已形成有效的市场区分，而不见不散公司仅仅是之前将引证商标注册在“扬声器音箱”商品上但并未做任何宣传和使用。在引证商标未被撤三[2]的情况下，司法取舍中是否需要为维护一个不知名的引证商标的在先利益而毁掉一个已经成长为知名品牌的“mifo”商标？从社会的价值总量来看，显然应当去维护价值更大的“mifo”商标而不是去维护价值较小的引证商标。但这样处理的结果，看似社会价值总量提高，但却引发了社会秩序的混乱和诚实信用原则的丧失。资金实力雄厚或者别有用心的市场主体完全可以通过做大做强的方式恶意模仿他人商标，并以在后获得的知名度和影响力等等这种在后利益去排斥引证商标当然形成的在先利益，导致在先商标的后续成长、使用范围受到不公正的限制，甚至出现被反向假冒的现象。显然相对于有序的规则秩序、诚实信用原则等，短期的价值总量不值一提。
司法实践中此类案件的在后商标注册者往往在注册时没有尽到合理的避让义务，甚至还具有主观恶意。所谓合理的避让义务主要是指，在后商标申请人在申请在后商标时对同业相同或者相近似的商标应注意避让，以免造成市场混淆；所谓恶意主要是指在后商标的申请人不仅不避让在先商标反而有攀附在先引证商标的意图。
例如北京福联升鞋业有限公司与国家工商总局商标评审委员会、北京内联升鞋业有限公司行政裁决申诉一案[案号：(2015)知行字第116号], 最高院认定再审申请人北京福联升鞋业有限公司作为同业竞争者明知或者应知引证商标“内联升”具有较高知名度和显著性，却申请注册、使用与之近似的被异议商标“福联升”，具有主观恶意。对该恶意行为，法律应给与否定性评价，对因“福联升”使用、宣传等行为所形成的所谓市场秩序或知名度不予承认。在六福集团有限公司、深圳市禧六福珠宝有限公司商标行政管理(商标)再审行政裁决案[案号：(2018)最高法行再100号]中，最高院评述在后商标“禧六福珠寳XILIUFUJEWELLERY及图”与在先引证商标“六福”近似应予撤销时，亦认定在后商标申请人注册涉案商标具有主观恶意。
笔者认为，若在后商标与在先商标构成相同后者近似，在后商标通常不应被核准注册，即使被核准注册亦应被撤销或者被无效。主张在后商标申请日后的使用情况、知名度等因素一般不会被法院所认可。在后商标申请人申请在后商标时明显具有恶意将会直接导致在后商标不能被维持或者不能得以核准注册，但在后商标申请人申请在后商标是否具有恶意，并不是在后商标能否被维持或者得以核准注册的必须考虑因素。
例如在邳州市龙凤祥金银珠宝有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会再审行政裁决案[案号：(2016)最高法行申2899号]中，最高院不同意在后申请商标“龍鳳祥”核准注册，理由是该商标与引证商标“老鳳祥”构成近似并指出在后商标申请人“龙凤祥公司以在后使用和宣传‘龍鳳祥’标识的行为已造成两个商标共存的事实状态、‘龍鳳祥’标识通过使用和宣传已获得显著性为由，主张‘龍鳳祥’标识可获得商标注册，并无法律依据。”很显然，最高院明确指出的是，在后商标申请人关于“两个商标共存的事实状态”“通过使用和宣传已获得显著性”主张在后商标应予核准注册的事实理由没有“法律依据”，即不管上述事实是否存在，该辩解的事实理由没有法律依据上的支持。再有，在整个否定性评述中，最高院并未考量在后商标申请人申请“龍鳳祥”商标是否具有恶意。
笔者认为，商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注，保护他人在先商标，尽可能消除商业标志混淆的可能性。在没有任何特定历史原因或市场因素而形成在后商标与引证商标共存的格局的情况下，维护我国商标的先申请制度仍应是我国商标注册保护制度的核心要义。因此，在后商标的注册即使没有恶意，但若其没有尽到合理避让义务而申请在后商标，该行为本身即缺乏正当性，而具有可责性。正是基于以上的考量因素，在不见不散商标无效行政纠纷案中，北京高院指出讼争商标应予无效的两个并列理由：
1、ML公司注册讼争商标时为未尽到合理避让义务。
诉争商标申请人ML公司与引证商标权利人不见不散公司营业地址临近，且属于同行业经营者。诉争商标申请时，ML公司对引证商标的注册使用及市场情况理应知晓。在此情况下，仍注册与各引证商标非常相近的商标，且不说难谓善意，至少没有尽到合理避让义务。
2、ML公司提出在后商标因使用而形成所谓秩序或知名度的辩解意见有违商标法宗旨即该辩解意见没有法律依据，维护我国商标的先申请制度仍应是我国商标注册保护制度的核心要义。
音箱和耳机均属于同一类似群商品，市场重合性较强。诉争商标并非基于特定历史原因或市场因素而形成与各引证商标共存的格局。如果承认诉争商标申请人ML公司此种行为所形成的所谓秩序或知名度，无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则，罔顾他人合法在先权利，强行将其非合理理由的申请注册的商标做大、做强，进而排斥在先权利人的正当利益。这既不利于有效区分市场，亦不利于净化商标注册和使用环境，有违商标法宗旨。
最终北京高院撤销一审关于在后商标因使用获得知名度和市场区分应予核准注册的判决，将涉案商标全部无效。
[1]笔者认为“特定历史原因或市场因素”中特定的历史原因通常包括历史上的商标共存格局，历史上的老字号因素，历史上的相关商标使用情况、历史上的市场区分格局等；特定的市场因素包括在先商标权利人出具的容忍在后商标核准注册的信函、共存协议等；“特定的历史原因”与“特定的市场因素”这两种因素有可能相互交织。
[2] “撤三”即撤销连续三年未使用的商标。我国《商标法》第49条规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，俗称为"撤三"制度。
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