胜诉美国337调查：决策者的五点策略考量

发布时间： 2020.11.16

前言

商务部“中国贸易救济信息网”转载的Mark Hogge律师和杨乾武律师合著的《337调查首次被诉之专利侵权案策略分析》一文中简要分析了在美国国际贸易委员会（ITC）337调查中，中国企业被告需要考量的法律策略要点。在此基础上，我们从企业决策者的角度出发，结合我们在ITC代表国内客户的经验，并考虑到美国亚马逊经营者的特点，总结了企业决策者应当重点关注的五点策略考量。特别值得强调的是，美国337调查并非零和博弈，如应诉策略得当，积极应诉的被告一般有很大机会在商业上赢得胜利。

一、化危为机

应诉并化危为机是美国337调查中被告的理想境界，也是一个完全可以实现的理想。

是否应诉不仅是一个法律决策，更是一个商业决策。一般而言，如市场前景看好，则应当积极应诉，否则客户和市场可能很快消失；而美国337调查的被告，通过适当的策略是可以保住市场的。因为美国337调查是关于美国市场的，所以，只要保住了美国市场，被告也就可以宣布胜利了。

值得一提的是，很多企业把美国337调查视为一个市场洗牌的商业机会，这是因为如美国337调查的原告的普遍排除令或者有限排除令的请求得到支持，则可以把众多竞争产品和竞争对手排除在美国巨大的市场之外，而应诉的被告往往可以通过与原告的谈判，成功把自己的产品，尤其是升级设计或者规避设计的产品继续销往美国，保持并扩大自己的市场份额。

另一方面，制造商往往会因为积极支持销售商应诉而获得现有客户和潜在客户的支持，并且会因为提前确定不侵权产品而获得市场先机。正是因为这个原因，很多制造商会在美国337调查原告请求普遍排除令的案件中，在没有被列入被告名单的情况下，主动要求介入。

被告决定应诉后往往需要同时考虑全部专利抗辩策略：不侵权、专利无效或无法执行、规避设计和国内产业缺失的抗辩，另外还应考虑在美国专利审判与上诉委员会（PTAB）提起专利无效程序。其中，我们需要特别注意规避设计、专利无效或无法执行以及国内产业缺失的抗辩。

总之，与一般的诉讼的零和局面不同，妥善应对美国337调查，被告方一般可以做到化危为机。

二、缺席风险

如果被告的涉案产品在美国市场前景看好，则缺席的后果非常严重。

与美国一般的民事诉讼规则类似，ITC可以根据原告的动议（Motion）决定未在法定时间内应诉的被告缺席，从而在程序上禁止缺席的被被告此后参加调查程序，并在特定情况下提前对缺席被告及其关联方决定有限排除令；如果缺席被告是制造商的话，由于其产品的不确定性以及缺少对其销售商必要的法律支持，还会面临被销售商客户放弃的商业风险，以及面临声誉上的损失。

缺席被告的另一重要风险在于积极应诉的被告即使与原告和解结案，缺席被告也无法享受到任何和解收益，甚至有可能会被中外竞争对手联合排除在美国市场之外。

ITC如根据原告请求发布普遍排除令（GEO）则会排除一切侵权产品进入美国，这会影响到那些没有被列为被告的企业；ITC如根据原告请求，对列明的被告及其关联方发布有限排除令（LEO），则其侵权产品无法进入美国；ITC如根据原告请求，对列明的被告及其关联方发布禁止令（CDO），则其无法在美国境内从事任何有关涉案产品的经营和使用，只能运出美国或者销毁。

违反禁止令或者同意令的行为人，会面临每天10万美金或者进口货物的国内价值的两倍（孰高者），我国近年来曾有知名企业因此被处罚超过1100万美元；违反排除令（LEO或GEO）的行为人一般不会被判处罚金，但可能面临违反排除令的产品被没收的风险。

缺席被告无法像应诉被告一样在调查程序中完成规避设计产品从排除令中划出，而其规避设计产品能否在未来被美国海关（CBP）放行存在很大不确定性，这种不确定性会极大影响其市场；而就排除令发出后的同领域产品进口美国而言，缺席被告一般很难通过保证（Certify）其熟悉排除令的规定且进行了适当的调查而完成进口，也不容易根据美国海关要求提供相关记录和分析以支持其保证。很大程度上，缺席被告及其他未介入的相关方，更需要在排除令发出后，通过海关裁决程序或ITC咨询意见程序来决定其规避设计产品是否成功，这不仅耗时耗力，而且极容易丧失宝贵的市场时机。

最后，很多美国337调查的原告提起337调查的一个预设往往是被告会全部缺席，因此律师费的预算可能并不充足，此种情形下，被告的强有力的应诉甚至可能直接迫使原告撤诉。

总之，如美国市场前景看好，则应积极应诉，而不应缺席；而应诉本身有时即可击退原告。

三、胜诉概率

战胜而天下曰善，非善之善者也。

Neither is it the acme of excellence if you fight and conquer and the whole Empire says, "Well done!"——《孙子兵法》

美国337调查并非是零和博弈，胜诉的定义也不一定是彻底击败原告，很多情况下，被告甚至非常不愿意这样做。真正的胜诉是实现商业目的，甚至可以借助原告的排除令，保住并扩大市场份额，因此美国337调查的应诉策略非常重要。从这个意义上说很难统计出一个被告的胜诉概率，很多时候获得有利条件和解的被告甚至希望案件的终裁支持原告普遍排除令的要求，从而将绝大多数竞争者排除在美国市场之外。

根据ITC对自2011年以来进入实体审理的337案的统计，决定被告违反337章节的历年比例从35.3%到88%不等，如前所述，这个比例不能完全理解为被告的败诉比例，只能用作参考。

总之，如策略得当，一般情况下，积极应诉的被告可以保持并扩大其美国市场份额，从而在商业上赢得美国337调查。

四、规避设计

不可胜在己，可胜在敌。

To secure ourselves against defeat lies in our own hands， but the opportunity of defeating the enemy is provided by the enemy himself.

——《孙子兵法》

被告应第一时间聘请律师评估专利和进行规避设计，越早越好。重复一遍，即使不侵权抗辩或无效抗辩策略胜券在握，规避设计方案也越早越好，因为不侵权判定和无效判定均存在一定主观性，而规避设计本身就是一次强有力的回击——击败原告把被告排除市场的诉讼目的；另一方面，规避设计方案同时也是保险方案。在某些情况下，每一天的规避设计迟延，都可能造成巨大损失。

美国的公共政策是鼓励规避设计的，因此不论是出于诉讼目的还是出于商业目的，在涉及专利侵权的美国337调查案件中，我们一般强烈建议被告第一时间聘请律师进行专利检索和分析，并第一时间确定专利规避设计方案——规避设计永远是赢的策略。

一般而言，有经验的美国337调查律师可以较快给出符合商业要求和法律要求的规避设计方案。规避设计实际上也可以作为产品的升级策略，这不仅可以确保被告的产品可以在涉案产品判定侵权的情况下持续在美国销售，而且可以在士气上有力打击原告希望把竞争者产品排除在美国市场之外的诉讼目的，从而在接下来的和解谈判中争取有利的谈判筹码。

对于在排除令（GEO或LEO）颁布后的规避设计或升级产品，比较而言，积极应诉的被告更容易通过保证（Certify）其“熟悉排除令的规定且进行了适当的调查”而完成进口，也更容易根据美国海关要求提供相关“记录和分析”以支持其保证，从而更高效、更有确定性地完成进口美国。

总之，规避设计不是妥协的应诉方案，而是稳赢的商业方案和原告“不可胜”的法律方案。

五、无效策略

守则不足，攻则有余

One defends when his strength is inadequate; he attacks when it is abundant.

——《孙子兵法》

专利无效抗辩可以在美国337调查程序或联邦民事诉讼中提出，不过证明标准为“清晰而确信”（Clear and convincing），这比在PTAB无效专利的程序IPR或PGR的证明标准“高度盖然性”要高，因此，我们时而会见到ITC维持有效的专利却被PTAB无效掉。

一般而言，在IPR或PGR无效专利的成功率可以高达50%，因此，被告一旦提起IPR或PGR，即会给对手造成较大威胁，而如果现有技术（Prior Arts）足够好，更可以实质加速促成有利于被告的和解。

对于美国亚马逊卖家，由于专利权人可以在美国亚马逊发起发明专利中立评估程序（Utility Patent Neutral Evaluation）以及外观专利和商标等知识产权投诉程序，而此类程序可以非常快速而直接影响被告的正常经营，因此，如被告是亚马逊卖家，则特别建议立即启动专利检索和分析，制定规避设计方案并重点考虑IPR或PGR，甚至可以考虑在美国联邦法院对337调查原告发起侵犯商业关系、合同关系（intentional interference with prospective economic relations and contractual relations）等侵权诉讼以及在中国发起对原告中国专利的无效程序，以争取最快的速度综合解决美国337调查和美国亚马逊的知识产权争议程序。

结语

美国337调查以“火箭速度”著称，一般从原告申请调查到ITC正式启动调查只有一个月的时间，而一旦调查开始，被告往往需要同时启动答辩和证据披露工作，并且时限短暂，因此，调查前的30天是决策者组建应诉团队的黄金时间窗。对于美国市场前景看好的美国337调查被告，应当在得知原告发起337调查后的第一时间，聘请美国337调查律师团队分析涉案专利，确定规避设计方案，评估不侵权抗辩机会和无效专利抗辩机会，并认真考虑在PTAB发起专利无效程序等综合应诉策略。一般而言，只要策略得当，积极应诉的被告均可以在商业上赢得胜利，转危为机。

附：美国337调查相关讲解和大成（Dentons）美国337调查团队简介一、有关美国337调查

（一）上海商务委“上海公平贸易”：Mark Hogge律师和杨乾武律师音频（英文）和视频（中文）讲座：“美国ITC337调查与诉讼之中国企业制胜策略”，链接为：https://mp.weixin.qq.com/s/sF_hNvsZV8gZxl4Je0cPEA

（二）商务部中国贸易救济信息网：Mark Hogge律师和杨乾武律师：《337调查首次被诉之专利侵权案策略分析》， http://www.cacs.mofcom.gov.cn/article/flfwpt/jyjdy/zjdy/202006/164616.html

大成（Dentons）美国337调查团队在337调查领域享有盛誉，2020年大成被业内著名评价机构Patexia评选为2020年“在美国国际贸易委员会代理被告最佳表现律师事务所”。主要负责人Mark Hogge律师被美国钱伯斯评为“美国知识产权诉讼领域领军人物”；杨乾武律师被中国司法部评选为“全国涉外律师人才”，并被广东省律师协会和深圳市律师协会评选为“涉外律师领军人才”，在涉外知识产权诉讼领域经验丰富；Nicholas Jackson律师是一位经验丰富的ITC诉讼律师和专利律师。他曾在ITC调查以及联邦法院上诉中，成功地代表原告、被告和第三方，他在机械和电子技术领域均具有丰富经验。

大成美国337调查团队代理的美国337调查案件超过50件，其中涉及中国内地和中国台湾的案件至今有7件。